Преодоление препятствий и оспаривание отказа в регистрации
все варианты решения своей задачи
- Метод оценки ситуации 360°
- От 4 месяцев
- Сохранение приоритета заявки
Обратите внимание, что каждый проект по оспариванию отказа в регистрации знака индивидуален. Именно поэтому рекомендуем Вам провести предварительную оценку перспектив проекта.
Провести оценку перспектив- анализ ситуации
- анализ данных и документов
- подготовка полного, мотивированного ответа на запрос ФИПС
- отправка ответа (до 5 уведомлений) в ФИПС
- взаимодействие с экспертами Роспатента
- анализ заявки третьего лица
- анализ прав на бренд нашего клиента
- сбор доказательств преимущественного права на бренд
- формирование обращения-оппозиции на регистрацию товарного знака третьего лица с подкреплением документами
- подача обращения-оппозиции в Роспатент
- контроль за приобщением обращения – оппозиции
- эксперт Роспатента не обязан приобщать наше обращение. Мы сделаем так, что обращение точно будет приобщено
- подготовка правовой позиции;
- подготовка доказательственной базы для оспаривания;
- подготовка возражения на решение об отказе, подача в Палату по патентным спорам Роспатента;
- участие во всех заседаниях Палаты по патентным спорам Роспатента;
- получение решения Роспатента по результатам рассмотрения возражения.
- Помощь в сборе документов
- Подготовка позиции по доказательству различительной способности;
- Подготовка ответа на уведомление по отсутствию различительной способности;
- При необходимости: подготовка и подача возражения в ППС, участие в заседаниях;
- При необходимости: подготовка и подача искового заявления в Суд по интеллектуальным правам.
Причины прекращения действия товарного знака
| ИЗ-ЗА ЧЕГО ПРЕКРАЩАЕТ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОВАРНЫЙ ЗНАК | КТО МОЖЕТ ИНИЦИИРОВАТЬ ПРОЦЕДУРУ? | ЧТО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ТЗ? | КАК ИЗБЕЖАТЬ ЛИКВИДАЦИИ? |
|---|---|---|---|
| Срок регистрации ТЗ истек. | Прекращение происходит автоматически. | Правовая защита ТЗ прекращается автоматически Федеральным институтом промышленной собственности (далее ФИПС). | Правообладателю необходимо подать заявление для пролонгации регистрации до даты окончания действия ТЗ. |
| Если в базе данных существует ТЗ, схожий до степени смешения (одинаковая сфера деятельности, полностью идентичное название), имеющий более раннюю дату регистрации. | Процедуру может инициировать правообладатель, зарегистрировавший ТЗ раньше. | Правообладатель с ранним приоритетом может подать заявление с просьбой прекратить действие более нового ТЗ в палату по патентным спорам, где и принимается решение. | Подробная проверка наличия тождественных и схожих товарных знаков должна происходить до начала регистрации. В случае обнаружения схожего ТЗ необходимо обратиться к правообладателю за получением согласия на регистрацию. |
| Правообладатель не пользуется торговым знакомв течение трех лет. | Любое заинтересованное лицо, которое докажет свой интерес на получения прав на ТЗ в законном порядке. | Заинтересованное лицо подает заявление в Суд по интеллектуальным правам. Обжаловать решение суда можно только в Президиуме Суда по интеллектуальным правам в порядке кассационного производства. | Чтобы сохранить за собой ТЗ, правообладатель предоставляет суду доказательства надлежащего пользования знаком, либо доказательства о его неиспользовании с перечислением объективных и независящих от правообладателя причин. |
| Правообладатель сам отказывается от зарегистрированного ТЗ. | Только владелец прав на товарный знак (правообладатель). | Владельцу ТЗ необходимо подать заявление в ФИПС, где принимается решение о прекращении охраны ТЗ на основании поданного заявления. | |
| Прекращение правообладателем предпринимательской деятельности. | Любое заинтересованное лицо, которое докажет свой интерес на получения прав на ТЗ в законном порядке. | Только ФИПС может принять решение о досрочном прекращении действия ТЗ. | До ликвидации правообладатель может передать исключительное другому лицу. |
| Если использование знака, который перешел в порядке правопреемства, вводит в заблуждение потребителей относительно товара или изготовителя. | Любое заинтересованное лицо, которое докажет свой интерес на получения прав на ТЗ в законном порядке. | Заинтересованное лицо подает заявление в Суд по интеллектуальным правам. Обжаловать решение суда можно только в Президиуме Суда по интеллектуальным правам в порядке кассационного производства. | |
| Если товарный знак превратился во всеобщеупотребляемое обозначение, которое характеризует определенный вид товара. | Любое заинтересованное лицо, которое докажет свой интерес в досрочном прекращении ТЗ в законном порядке. | Решение о прекращении действия ТЗ принимается Федеральным институтом промышленной собственности на основании заявления заинтересованного лица. | Чтобы избежать данной ситуации, необходимо пресекать использование ТЗ другими лицами без разрешения правообладателя. Разрешение оформляется договором. |
Что нужно знать об оспаривании отказа?
Решение об отказе в регистрации товарного знака можно оспорить в течение 4 месяцев с даты его вынесения. Возражение на решение ФИПС подается в Роспатент и рассматривается Палатой по патентным спорам. В случае успешного оспаривания решения, товарный знак сохраняет свой приоритет.
В случае, если препятствия к регистрации товарного знака были устранены, а решение об отказе в регистрации не оспорено, подается повторная заявка на регистрацию товарного знака. В этом случае товарный знак не сохраняет первоначальный приоритет.
Устранить препятствие в виде схожего знака, который еще не зарегистрирован, но имеет ранний приоритет, можно с помощью подачи оппозиции на регистрацию знака в ФИПС.
Действие товарного знака, который уже зарегистрирован в ФИПС, можно прекратить, признав решение о регистрации недействительным или аннулировать в связи с неиспользованием. Действие знака может быть прекращено полностью или в части классов.
Чтобы оспорить отсутствие различительной способности, необходимо собрать доказательства широкой известности знака.
Регистрация носит территориальный характер. Это означает, что знак будет под охраной только в той стране, где зарегистрирован. Чтобы получить защиту в стране применения, необходимо пройти государственную или международную регистрацию. Международная регистрация обеспечивает защиту сразу в нескольких государствах, перечисленных в одной заявке. Подать такую заявку можно через национальное патентное ведомство, Всемирную организацию интеллектуальной собственности или другую аналогичную организацию в зависимости от территории использования знака.
Частичный отказ означает, что Роспатент одобрил знак только в отдельных МКТУ. Если вас устраивают те классы, в которых действие бренда признано законным, вы можете оплатить пошлину и получить свидетельство.
Если перечень одобренных классов не устраивает, решение Роспатента можно оспорить в течение четырех месяцев либо доработать знак и попробовать зарегистрировать его вновь. Наши специалисты определят риски и затраты в каждом случае и помогут выбрать оптимальный вариант действий.
Если Роспатент отказал в регистрации из-за низкой различительной способности знака, а бренд уже известен на рынке и его изменение приведет к потере клиентов, можно попробовать отстоять знак. Необходимо подготовить возражение на отказ с обоснованием различительной способности торгового обозначения. Шансы на положительный исход дела высоки, но позиция должна быть сформулирована убедительно и охватывать все пункты решения Роспатента. Специалисты нашей компании имеют большой опыт оспаривания отказов и помогут подготовить мотивированное возражение.
Если вы только планируете запустить бренд на рынок, дешевле и проще будет изменить знак с учетом выявленных нарушений и снова обратиться за регистрацией. Избежать повторного отказа поможет подробная предварительная проверка.
Мадридская система регистрации товарных знаков предусматривает регистрацию только на базе зарегистрированного товарного знака или поданной заявки.
Международную заявку на регистрацию товарного знака через Российское патентное ведомство (ФИПС) возможно подать только на базе существующего товарного знака, зарегистрированного на территории России или на базе поданной в ФИПС заявки.